对于创造性评述中“相当于”和“容易想到”的思考

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1、对于创造性评述中“相当于”和“容易想到”的思考宋子良 韩冰摘要：本文针对创造性评述中常见的“相当于”和“容易想到”的评述意见，结合具体案例进行了 分析，对于如何看待该二者的评述是否合理提出了相应的思路和针对性的答辩方法。关键词： 创造性、相当于、容易想到一、引言根据审查指南的规定，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下 三个步骤进行： (1)确定最接近的现有技术，(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题， (3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这就是常说的用于创造性判断的 三步法的思路。实践中，在其中第(1)步中，主要进行特征对比，并在评述时

2、经常使用诸如“对比文件1中 的XXX特征相当于权利要求X中的某特征”这样的评述语言。在其中的第(3)步中，对于对比文 件1中没有披露的特征，在评述时经常使用“为了获得的效果，将设置为的结构，这是 本领域技术人员容易想到的”的评述语言。而这两个问题的评述，常常成为创造性判断的争辩焦 点。如何认识是否为“相当于”和是否为“容易想到的”，往往会对创造性判断造成决定性的影响。 以下结合案例进行分析，以期对于创造性评述中“相当于”和“容易想到”的评述意见提出一些 浅薄看法和答辩思路。二、案例介绍笔者所处理的一件发明申请(以下简称“本申请”)涉及“一种煤层气多分支水平井系统及 其助排井”，如下面的图1和2

3、所示：在煤层的开采中，一般都要用到多分支水平井。如图1所示，多分支水平井通常包括平行于直 井向下延伸直井段21，从直井段21的下端斜向下延伸到直井上设有的连通洞穴的造斜段23、从连通洞穴沿远离造斜段23的方向延伸预定距离的水平段25。一个多分支水平井和对应连通的一个直 井3相配合，形成为一个工程作业单元。现有技术中存在的问题是，在利用多分支水平井进行煤层 气的开采过程中，煤层气的开采面积和开采效果与煤层中水平井水平段的排布结构有直接的关系。 当出现分支向下展布的多分支水平井时，由于高差的原因，地势较低的井眼中的水无法排出，形 成压力差，而使目标地质体中的气体无法解吸，进而造成很多在解吸压力之上

4、进尺中的资源就无 法开采，而使得这部分进尺实际失效。高差越大，影响越严重，甚至可能造成钻成井的产能几乎 为零。为此，本申请中提出了在多分支水平井水平段中煤层地势下倾侧使用助排井来使作为工作 井的多分支水平井的水平段中的井眼中的水向助排井流动排出，从而使工作井恢复产能。图1和图 2示出了本申请的两个实施例，其中图1为直井式的助排井，图2为多分支水平井式的助排井。图1图2本申请的权利要求1和2分别为：1、一种与煤层气多分支水平井配合使用的助排井，其中，多分支水平井包括直井段（21）、 造斜段（23）以及水平段（25），所述水平段包括多条井眼，其特征在于，所述助排井（1）设置 在所述多分支水平井水平

5、段（25）中煤层地势下倾侧。2、根据权利要求1所述的助排井，其特征在于，所述助排井（1）为多分支水平井式的助排井 所述多分支水平井式助排井环绕在所述多分支水平井水平段（25）各井眼的末端。对比文件1为一份美国专利文献，公开了一种多分支水平井，如下图所示：图3图4关于权利要求1，审查意见认为：对比文件1具体公开了一种煤层气多分支水平井，其与副井30（相当于助排井）配合使用，其中，多分支水平井包括直井段22，造斜段以及水平段24，所述水平段包括多条井眼，所述副井30设置在所述水平段中煤层地势下倾侧。由此可见，对比文件1 已经公开了该权利要求的全部技术特征，且对比文件1所公开的技术方案与该权利要求所

6、要求保护 的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果，因此该权利要求所要求保护的技术方 案不具备新颖性。关于权利要求2，审查意见认为：从对比文件1的图4可以看到，主井20（相当于助排井）为多 分支水平井式。为了使多分支水平井的各分支都得到良好的降压排水的效果，将多分支水平助排 井环绕在多分支水平井水平段各井眼的末端，这是本领域技术人员容易想到的。因此，在其引用 的权利要求不具备新颖性的情况下，该从属权利要求不具备创造性。三、案例分析从上面的案例介绍中可以看到，审查意见在对权利要求1进行新颖性评述时，对于权利要求1 中的特征“助排井”第一次使用了“相当于”，在对权利要求2进行创造性评述时

7、，对于权利要求 2中的特征“所述助排井（1）为多分支水平井式的助排井”，再次使用了“相当于”，对于对比 文件1中没有对应公开的特征“所述多分支水平井式助排井环绕在所述多分支水平井水平段（25） 各井眼的末端”，使用了“容易想到”的评述。1、关于“相当于”对于权利要求1，对比文件1的图3明确示出了与本申请的图1几乎一样的结构，并且本申请的 权利要求1的表述也并不能将权利要求1与对比文件1的图3披露的内容区分开，因此基于对比文件1 的说明书的内容可以确定本申请的权利要求1没有新颖性。由于对比文件1中的副井30确实起到了 助排的作用（对比文件1的说明书中明确记载了“由水平井眼收集的液流传送到副井30

8、的底部然后 被取出”），因而审查意见中第一次使用的“相当于”只是为了澄清二者只是表述上的差异，在 技术意义上没有实质区别。对于权利要求2，审查意见中再次使用了“相当于”，但是却将对比文件1中相当于助排井的 特征从“副井30”变更为“主井20”。那么，对比文件1中的“主井20”是否相当于权利要求2中 的多分支水平井式的助排井1呢？进一步地，权利要求2中的特征“所述多分支水平井式助排井环 绕在所述多分支水平井水平段（25）各井眼的末端”是否“容易想到”呢？根据审查指南的规定，在进行创造性判断时，应当基于所属技术领域的技术人员的知识 和能力进行评价。而所属技术领域的技术人员的知识和能力是以申请日或者

9、优先权日之前发明所 属技术领域所有的普通技术知识和能力为限的。对比文件1中的“主井20”是否相当于权利要求2中的多分支水平井式的助排井1，笔者认为， 应当将判断的时间点还原到本申请的申请日以前，在该日期以前本领域技术人员在阅读对比文件1 时所能了解到的技术信息才属于对比文件1实际披露的内容。基于此，我们从对比文件1注意到， 对比文件1的图3实际披露的内容是两个多分支主井20和21之间设置一个共用的副井30用于排出主 井20和21中的流体，主井20和21均为生产井而非助排井。这就是对比文件1向所属技术领域的技术 人员实际传达的信息。笔者认为，在本申请的申请日以前，所属领域的技术人员从对比文件1中

10、获 得的信息仅止于此，而并不能得到“多分支主井21相当于助排井”的信息。笔者进一步认为，由 于在对比文件1中多分支水平井是作为生产井出现的，即便多分支水平井 21客观上起到了助排作 用，由于助排作用没有明确记载在说明书中，也并不属于所属技术领域的技术人员可从中获得的而审查意见中之所以提到“多分支主井21相当于助排井”，显然是在看到了本申请中披露了 多分支水平井式的助排井后而与对比文件1的方案进行联想后赋予对比文件1的信息，属于审查 指南中关于创造性判断中应该避免的“事后诸葛亮”的情形。2、关于“容易想到”对于权利要求2中的特征“所述多分支水平井式助排井环绕在所述多分支水平井水平段（25） 各井

11、眼的末端”是否“容易想到”，笔者认为，首先仍然是应当将判断的时间点还原到本申请的 申请日以前，然后考虑两个问题：一、在该时间点以前所属技术领域的技术人员是否会提出“使 多分支水平井的各分支都得到良好的降压排水的效果”（权利要求2实际解决的问题/技术效果） 的技术问题；以及二、在该时间点以前所属技术领域的技术人员在对比文件1的基础上所能提出的 解决方案是什么。本案例中，对比文件1的图3和4中已经绘出了助排井是设置在多分支主井的某个分支井处，所 属技术领域的技术人员可以自然想到在远离该分支井的其他分支井处也同样可能需要通过助排井 进行排水。因此，在本申请的申请日这个时间点以前所属技术领域的技术人员

12、是可以提出“使多 分支水平井的各分支都得到良好的降压排水的效果”这个技术问题的。对于第二个问题，笔者认为，对比文件1中所披露的助排井的形式是直井，从前面关于“相当 于”的分析可知，所属技术领域的技术人员从对比文件1中并不能获得多分支水平主井具有助排作 用的信息，因而其不属于所属技术领域的技术人员所知晓的现有技术的范畴。对于一个没有任何 创造能力的所属技术领域的技术人员来说，他所能采用的技术手段也只能是所属技术领域已有的 技术手段，而没有能力创造一个新的技术手段，即，他（所属技术领域的技术人员）只能从已有 的技术中选择技术手段，其无从（没有能力）选择一个不属于所属技术领域已知技术范畴的新的 技术

13、手段。因而，为了解决“使多分支水平井的各分支都得到良好的降压排水的效果”这个技术 问题，所属技术领域的技术人员所能提出的解决方案只能是在多个分支井的末端分别设置多个独 立设置的助排直井（所属技术领域的已知技术手段），而不可能提出以水平井的方式作为助排井 （所属技术领域中没有的技术手段）的技术方案，更不用说提出权利要求2的助推井“环绕”设置 在所述多分支水平井水平段（25）各井眼的末端的技术方案了。可见，所属技术领域存在什么样的已知技术手段是判断是否容易想到的关键。如果在本申请 的申请日这一时间点以前所属技术领域存在着“以水平井的方式作为助排井”这样的技术手段， 则无疑会给所属技术领域的技术人员

14、以启示，将该已知技术手段应用于解决所提出的技术问题， 即审查指南中所说的现有技术中给出了技术启示。当存在这样的技术启示时，审查意见中使 用“容易想到”的评述是合理的。然而在本案中，由于在本申请的申请日这一时间点以前所属技术领域并不存在“以水平井的 方式作为助排井”这样的技术手段，因而也就没有相应的技术启示。因而，本案的审查意见中使 用“容易想到”的评述是不合理的。四、结论与启示1、在判断创造性时，有理/有力的具体分析是基于一个正确合理的前提，这个前提决定了论 述的方向，也决定了结论的正确性。这个前提就是“所属技术领域的技术人员在申请日这个时间 点以前的情形进行分析”。2、在判断“相当于”的评述

15、是否合理时，首先应将判断时间点还原到本申请的申请日之前， 在此基础上判断所述技术领域的技术人员从对比文件的方案中所能获知的某特征的性质或作用， 其包括两个方面：一、对比文件的方案中的方案中明确记载的该特征的性质或作用；以及二、所 述技术领域的技术人员基于申请日前所属技术领域的技术知识和能力所能认识到该特征的性质或 作用。如果不属于上述两个方面的情形，那么即便该特征客观上还具有其他的性质或起到其他的 作用，该客观上具有的其他的性质或起到的其他作用并不能作为“相当于”的评述的基础。因为，客观上具有的性质或作用在当时的时间点往往未被所属技术领域的技术人员认识到， 这些未被认识到的内容实际上是所属技术

16、领域的技术人员从对比文件中不能获得的信息，不属于 对比文件公开的内容。基于这样的分析，就可以对审查意见中“相当于”的评述是否合理作出判 断并进行针对性的答辩了。3、在判断“容易想到”的评述是否合理时，首先仍然是应当将判断的时间点还原到本申请的 申请日以前，然后考虑两个问题：一、在该时间点以前所属技术领域的技术人员是否会提出某个 权利要求的方案所解决的技术问题；以及二、在该时间点以前所属技术领域的技术人员在对比文 件的基础上为解决该技术问题所能提出的解决方案是什么。如果对于该两个问题的考虑结果中任 一个不能指向所评述的权利要求，则所属技术领域缺少相应的技术启示，关于该权利要求“容易 想到”的评述不合理。参考文献：1 专利审查指南 北京 知识产权出版社，2012/2006