专利法与营业秘密法

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1、專利法與營業秘密法益思科技法律事務所劉承慶律師2005/11/06南台科技大學專利權與企業競爭力93年本國法人申請中華民國專利數排名（資料來源：經濟部智慧財產局）忽視專利權之代價 Polariod vs Eastman Kodak 根本原因：拍立得技術在研發過程中，不適當的專利權管理決策：1. 忽視早先業已存在於雙方間R&D發展協議可能引發的專利權侵害訴訟可能性。2. 研發過程中，未將迴避Polariod的專利技術，作為研發重要課題之一。 代價： USD 925,000,000的賠償金 USD 1,500,000,000的廠房關閉 USD 500,000,000買回已售出之侵權產品 USD 1

2、00,000,000的訴訟費用理想專利權規劃的效益 Gillette的競爭優勢 核心技術優勢的確保 為了使感應式刀片產生能根據臉部弧度活動的浮角，進行大規模的搜尋，並將所有可能的刀片裝置方法（研發成果）申請專利。 產品區隔 與產品特性有關的技術，全部築起專利牆，連包裝都申請專利。 關鍵流程的控制 為產品的每一種生產方法都申請專利，再從其中慎選最佳組合模式。 成果：一個刮鬍刀即已包含35項專利，競爭對手無從切入。專利法概念介紹(一) 專利是用來保護具有產業價值、可重覆實施的技術、方法、裝置等。專利權人因擁有此等權利，而專有包括製造、實施、授權他人等權利，並有排除他人之製造、實施之權。 專利的種類

3、 發明（方法與物品）、新型、新式樣 專利保護的要件 新穎性（絕對新穎性原則） 進步性（非顯而易見性） 產業利用性專利法概念介紹(二) 專利權的種類： 發明：發明，指利用自然法則之技術思想之創作（專利法第21條）。 物品專利：物品、物質（特定組成） 方法專利：生產、測定、使用方法 新型：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作（第93條）。 新式樣：新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。 聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者（第109條）。 專利法概念介紹(三) 發明專利的具體內容（專利法第56條I、II）： 物品專利：物品專利權人

4、，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、 為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。 方法專利：方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該 方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。 權利範圍（專利法第56條III）： 發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範 圍時，並得審酌發明說明及圖式。專利法概念介紹(四) 新型專利的具體內容及範圍（專利法第106條）： 新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、 為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。 新型專利

5、權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範 圍時，並得審酌創作說明及圖式。 專利法概念介紹(五) 新式樣專利的具體內容及範圍（專利法第123條）： 新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的 而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。 新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。專利法概念介紹(六) 新穎性 喪失新穎性的事由：凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利： 一 申請前已見於刊物或已公開使用者。 二 申請前已為公眾所知悉者。（專利法第22條I；第94條I及第

6、110條I參照） 絕對新穎性：國內、外均屬新穎性檢驗範圍。 喪失新穎性的例外：發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月 內申請者，不受前項各款規定之限制： 一 因研究、實驗者。 二 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 三 非出於申請人本意而洩漏者。（專利法第22條II；第94條II及第110條II參照） 專利法概念介紹(七) 產業上利用性 凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利（專利法第 22條 前段） 不具產業上利用性之實例： 理論上可行之發明，但實際上顯然不能被製造或使用。例如：為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法，就

7、不具備產業上利用性。 非以診斷、治療為目的之外科手術方法，例如整形、美容方法，由於是以有生命的人或動物為實施對象 ， 無法供產業上利用，因此不具產業利用性。專利法概念介紹(八) 進步性 發明&新型：發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請 前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。（專利法第22條IV、第94條IV） 新式樣：新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。 （專利法第110條IV） 同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第一 項及前項規定之限

8、制。但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之 新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請 取得聯合新式樣專利。（專利法第110條V）專利之實務運作(一) 專利作為授權標的 專利內容公開，資訊取得便利 授權標的清楚，減少授權糾紛 專利資料庫系統化，比對工具及技術發達 知識管理與專利授權/被授權 在知識鍊當中，自己與他人的知識都可以比較清晰地被發覺與確認；新技能 的傳播與應用，也可以透過授權/被授權/交互授權方式進行。 在知識管理的運作上，當資訊轉化為具體專利時，專利是具體的標的，可以明確地予以鑑定與確認，透過專利授權的手段，有效地交換知識、結合知識 ，進一步創造知識、傳

9、播知識。專利之實務運作(二) 專利資料管理與企業運作之結合關係 專利資料管理與研發部門相結合 專利資料管理與人力資源部門相結合 專利資料管理與財務部門相結合 專利資料管理與策略部門相結合 專利資料管理與行銷部門相結合 最終目的：專利價值極大化企業之無形資產營業秘密 營業秘密-管理上之困難性與複雜性 營業秘密的具體範圍較不清楚，在資料的建立與分類上有其困難性。 秘密性為營業秘密最基本的概念要素，這使得其在管理上有諸多限制，增加管理複雜度。 部分營業秘密甚至具有高度屬人性，難以用管理專利的方式來進行管理。 營業秘密的出現，是在企業日常活動中點滴累積而成，必須有更多元化的知識管理手段，否則發掘或容易

10、流失。營業秘密法概念介紹(一) 營業秘密的定義： 營業秘密法第2條：本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者： 一 非一般涉及該類資訊之人所知者。 二 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。 三 所有人已採取合理之保密措施者。營業秘密法概念介紹(二) 非周知性（相對新穎性） 要成為受法律保護的營業秘密，必須不是公知的技術或資訊，但營業秘密不需要像專利一樣，要求該技術或資訊具有絕對新穎性，只要是特定產業之人非經過一定的努力無法得知的技術或資訊即可，故一般稱為相對新穎性 還原工程的成果，是否仍受營業秘密法保護？ 以還原工程的方式

11、探知競爭對手的營業秘密，是被多數國家承認為合法的手段，然而，還原工程的成果，是否會屬於進行還原工程的企業的營業秘密，則須視還原工程的困難度及其所進行還原工程的結果，是否屬於業界相關從業人員可以輕易得知的資訊。營業秘密法概念介紹(三) 經濟價值 營業秘密保護是來自於商業利益考量，因此，不具有經濟價值的技術或資訊，不須以營業秘密法加以保護。 營業秘密的經濟價值，其前提是建立在對於該技術或資訊已經進行適當保密措施。 例如：房屋仲介業的物件及客戶詳細資料，不會全部揭露，否則會喪失受保護的可能性。 合理保密措施 營業秘密的特性在於，除了一開始因為秘密性而受保護之外，其後也必須一直保持其秘密性。 什麼程度

12、算是合理，則是目前許多營業秘密案件爭議的重點。營業秘密法概念介紹(四) 司法實務上承認的營業秘密 客戶名單：並非所有客戶名單都受到營業秘密法保護，必須是客戶名單上一併記載有進一步可能促成交易或過去交易的資料等，才比較容易被認為屬於營業秘密；可以輕易透過工商名錄、網路等蒐集，或不具有特殊性的客戶名單，則不屬於營業秘密。 產品底價、營業價格、產品分析報告、房屋仲介買賣雙方資料、配方、廠房建造之資料、營業狀況（預算目標、薪資、績效獎金等制度）等，都有可能被認為是營業秘密。 司法實務上認為不屬營業秘密 製造流程的一般性資料、公司一般規定或契約條文（不具有非周知性）；已對外揭示的資訊內容、公司提供給客戶

13、的型錄、客戶所提供的資訊且客戶認為非屬營業秘密者（不具有秘密性）；置於抽屜中但未上鎖、電腦系統未設定保護密碼、無機密、限閱等字樣的標示或註記（未採取合理保密措施）。營業秘密法概念介紹(五) 侵害營業秘密的型態 營業秘密法第10條：有左列情形之一者，為侵害營業秘密： 一 以不正當方法取得營業秘密者。 二 知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。 三 取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密， 而使用或洩漏者。 四 因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。 五 依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。 前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺

14、、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。營業秘密之管理(一) 營業秘密的契約規範 人事及對外合作的保密契約簽署 營業秘密歸屬 營業秘密簽署的安排 營業秘密的資料管制規範 營業秘密的區分與標示 營業秘密接觸的管制 營業秘密實體安全的防護 營業秘密的組織管理 營業秘密決策單位的設置 保密政策的制定與執行 員工教育訓練 離職訪談制度營業秘密之管理(二) 保密合約 保密合約的應用場合 員工保密契約 董事或經理人的保密契約 對外合作締約前的保密契約 一般合約中的保密約款 保密契約的重要條款 機密資料的範圍 保密人員的範圍 保密義務的除外規定 保密義務的期間 違約的責任營業秘密之管理(三) 競業禁止約款（以離職後為主） 判斷標準 企業是否有受保護的利益 員工在原企業之職務、地位 限制員工任職的對象、期間、區域等 是否有填補員工的代償措施 離職後員工的競業行為是否有違誠信 離職原因：終止營運、縮編、非法解雇THE END益思科技法律事務所劉承慶律師http:/www.is-