专利类型专利适格

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1、专利类型专利适格 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望專利種類專利種類發明專patent係指用自然法則之技術思想之創作（專法第2條），其分為物品發明及方法發明兩種（專法第56條）。新型專New model指用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作（專法第93條）。設計專New design係指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作（專法第109條第1項）。發明專利與新型專利發明專利與新型專利第 21 條發明，指用自然法則之技術思

2、想之創作。方法倘以應用、使用或用途為申請標的之用途發明，則視同方法發明 物品（有一定空間型態）物質（無一定空間型態）微生物物的發明物品：例如具有一定空間之機器、裝置或產品等物質：例如化學物質或醫藥品等方法發明產品的製造方法：例如螺絲或化學物質之製法無產品的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法或使用DDT殺蟲的方法用途發明物質用途已知物質新用途新物質用途物品新用途專利要件專利要件必須是創作專、新型為技術思想之創作新式樣則為物品之形狀、花紋、色彩等外觀設計上之創作單純發現不屬於創作找到自然界中原本已經客觀存在的事物，例如天然礦石、微生物，非創作必須以發現之事務為基礎，進一步加以運用例如發現某一材

3、料在一定溫度下具有某種特性，而用此特性做成具有特定功能之物品將其自天然物分離，成為化學物質或成為純培養物之微生物新用途之發現發明、新型：技術思想上之創作發明、新型：技術思想上之創作必須與技術思想有關必須用自然法則自然法則本身，無法成為專保護客體靠人之思考力、推力、記憶力或判斷力始能實施，例如電報密碼、速記方法、速讀方法、中文拆字或編碼方法、會計制度、記帳方法、數學方法、遊戲或運動規則舊專法21科學原或數學方法遊戲及運動之規則或方法、其他必須藉助於人推力、記憶力始能執行之方法或計畫不予保護之客體不予保護之客體舊專法21一、動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。二、人體或動物疾病之診斷、治

4、療或手術方法。三、科學原或數學方法。四、遊戲及運動之規則或方法。五、其他必須藉助於人推力、記憶力始能執行之方法或計畫。六、發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。將三、四、五項刪除，是因為其非用自然法則，原本就不具專性電腦軟體與商業方法電腦軟體與商業方法電腦軟體基本上為演算法實施方法，若將電腦軟體執行之步驟記載於申請專範圍，整體觀之，其演算法之實施涉及技術領域之技術手段者，可受保護商業方法用電腦技術予以實現，技術手段本質並非商業方法本身，而是藉助電腦硬體資源（電腦、伺服器、網路等）達到某種商業目的或功能之具體實施方法，可受保護若只是單純商業經營方法本身，不具有可專性專利審查實務基準彙編專利審查實務

5、基準彙編在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，無法使原本不符合發明之定義的申請標的（如數學公式、商業方法等）被認定符合發明之定義。請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是用電腦（或網路、處器、儲存單元、輸出入裝置）取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。專利審查實務基準彙編專利審查實務基準彙編惟若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度

6、或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。判斷時應考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分，以及電腦軟體或硬體的特殊性。專利審查實務基準彙編專利審查實務基準彙編若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬有意義的限制，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義。惟若某個方法步驟原本需藉助人心智活動方能執行，而發明中以特殊演算法取代人心智活動，則該演算法可令整體發明具有技術性。機器或轉化檢測機器或轉化檢測商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，

7、非用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式。商業方法係用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。（專審查基準彙編，2012:2-9-3）、不、不予發明專利（予發明專利（24）（一）一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。主要原因：公序良俗及社會公益。植物新品種，

8、用植物品種及種苗法加以保護主要生物學方法單純用自然發生之過程，例如傳統之雜交、混種非主要生物學方法育成過程有人為力量介入，例如X光照射、用基因轉殖方法、基因改變而產生新品種就微生物而言，其不歸於動、植物之範疇，故專法特別明文規定，微生物之新品種及其育成方法，非禁止授與專之，自得准予發明專。生物科技生物科技非主要生物學之方法基因工程（genetic engineering）基因技術方法，有計畫地用特別之技術（如DNA重組、無性繁殖等）對生物之基材（如細胞、胚胎、DNA）加以影響，經由基因改變而產生新生命體基因序單純發現人之元素（elements），包括基因序或部分序（sequence or pa

9、rtial sequence of gene），無法取得專。但若該人元素或基因序被從人體分離出來，或經由生物技術所製造出來者，具有可專性。但申請時，必須明其產業上之可用性基因序列基因序列歐盟生物技術發明法律保護指令（98/44/EC）第5條單純發現人之元素（elements），包括基因序或部分序，尚無法取得專，但若該人元素或基因序係被從人體分離出來，或經由生物技術所製造出來者，則具有可專性，但專申請時，必須明其產業上之可用性。臺灣臺灣對於以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物，即使該物並非先前已知者，單純發現該物的行為並非用自然法則之技術思想之創作；惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形

10、態或其他物化學性質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義。例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基因或微生物本身均符合發明之定義。（專審查基準彙編，2012:2-2-2）考古題考古題哈佛腫瘤鼠能否在我國取得似專？請明由。（25 分）（96年專商標審查人員二等）動、植物給予專，其弊如何？請條明之。（25 分）100年專利法修正草案年專利法修正草案(一)關於動、植物相關發明可否獲得專保護，各國專法規定不一：(1)採取全面開放者，如美國、日本、澳洲及韓國等；(2)部分開放者，亦即原則上給予動、植物專保護，但如果發明之標的為特定動

11、、植物品種，則不予專者，如歐盟多數國家、智及愛沙尼亞等；(3)未開放者，例如印度、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、印尼、泰國、巴西、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬及大陸地區等。為促進國內生技產業之發展，爰全面開放動、植物為准予發明專之標的。(二)至於生產動、植物之主要生物學方法(例如有性繁殖)，大多取決於隨機因素，人為技術之介入通常不具關鍵性影響，致該方法所要達到的目的或效果再現性不佳，而不符修正條文第二十六條第一項可據以實現之要件；此外，該方法亦可能由於介入之人為技術為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之技術所能輕易完成，而不符進步性之要件，故無須明定為法定不予專標的。（二）人體或動物疾病之診斷、治療（二）

12、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法或外科手術方法診斷：X光、心電圖治療：減輕及抑制病情而對患者施予藥物、注射或者物性的療養等手段之方法安裝人工器官、義肢等替代器官之方法預防疾病之方法實施治療而採用的預備處方法治療方法或為輔助治療或為護而採用的處方法外科手術方法採血方法美容、整型之外科手術方法麻醉方法（三）妨害公共秩序、善良風俗或衛（三）妨害公共秩序、善良風俗或衛生者生者凡發明之使用目的有違反社會公序、道德，或危及人健康者，不得予以專。賭具以瀕臨絕種動物之肢體為原料之製藥與成品毒品之吸食之用具或方法複製人及其複製方法改變人生殖系統之遺傳特性方法將人胚胎應用於工業或商業目的 美國專利法保護客

13、體美國專利法保護客體35 U.S.C.101.Whoever invents or discovers any new and useful process,machine,manufacture,or composition of matter,or any new and useful improvement thereof,may obtain a patent therefor,subject to the conditions and requirements of this title.美國法院判決不受專利保護之客體美國法院判決不受專利保護之客體Patentable Subject

14、 Matter可受專保護之客體patent-eligibility專適格性laws of nature自然法則 physical phenomena物現象 and abstract ideas抽象概念組合物專利之判准組合物專利之判准Diamond v.Chakrabarty案在Chakrabarty一案之後，最高法院特別為了人造生物專適格性設下一評判基準：專請求項中提及之組合物，必須不存在於自然界中，即使此組合物與自然物有相似的特徵，但只要有人為介入，並賦予該物有顯著性、可區別的不同（markedly distinctive different），便具有專適格性。Bilski案案machine

15、-or-transformation test機器或轉換檢測標準Supreme Courts decision in Bilski,which rejected this courts machine-or-transformation test as the exclusive test for determining whether an invention is a patent-eligible process under 101,although the test remains a useful and important clue.130 S.Ct.at 3227.方法專利之判准

16、方法專利之判准機器或轉化檢測（machine-or-transformation test）所謂的機器或轉化檢測，就是該方法（1）結合到特定的機器或裝置（it is tied to a particular machine or apparatus），或（2）其將特定的物品轉化為不同的狀態或事物（it transforms a particular article into a different state or thing）Prometheus一案（一案（2012）2012年3月，美國最高法院判決Prometheus一案，對於診斷方法之專適格性，提出重要見解。該專乃是關於治療免疫疾病的普氏

17、巰基嘌呤用藥的方法。人用藥之後，會代謝藥物，但代謝速度不同，系爭專即是一方法，找出代謝物之程度，進而找出其可能的傷害和無效果。請求項請求項系爭專的請求項包括：（1）一管（administering）步驟，指導醫師管對病人使用藥物。（2）一判斷（determining）步驟，告訴醫師如何測量病人血液中代謝物的程度。（3）一決定（wherein）步驟，描述代謝物的集中度，高於此一標準，就有傷害的副作用，低於此一標準，則藥劑量可能無效，讓醫師知道，是否要提高或降低用藥劑量（Id,at 1290-91）。不具專利適格性不具專利適格性最高法院最後認定，該專不具專適格性。最高法院指出，系爭專之請求項，只是

18、在複述自然法則。若要具備專適格，其方法必須要擁有額外的特徵，提供實用上保證，該方法是該自然法則的實際運用（genuine applications），而非想要去壟斷該自然法則。本案系爭三步驟，雖然不是自然法則，但也不足以轉化該請求項的本質。專法禁止給予抽象概念，但試圖將某一公式限縮到特定的技術領域，並不能規避上述要求。美國美國Myriad案（案（2013）單離DNA(isolated DNA)自然發現互補DNA（cDNA）人工產物WhatisGene?WhatisGene?DNA is chemical information database;genes are the workingsub

19、unitsofDNAandchromosomesarethelargeamountofcoiledDNA.DavidDarling,Beyond2000:GeneticEngineeringCentralDogmaCentralDogmaTranscription&SplicingTheconversionofDNAtomRNAisa2-stepprocess:1.Pre-mRNAsynthesized2.splicinghttp:/ Alice v.CLS Bank案案2014年6月，美國最高法院又在最新的Alice v.CLS Bank案中，認為純粹的商業方法專，即便在請求項中使用結合電腦

20、等用語，仍然不具有專適格性專權人為Alice公司，其擁有的專，乃關於管各種財務風險形式的架構。其專用有四項，分別為第5,970,479專（簡稱第479號專）、第 6,912,510號專、第 7,149,720號專和第7,725,375號專。其共通點在於，該發明可用以管未來明確但未知事件的風險。明書也指出，該發明與方法與設備有關，包括應用於財務事件和風險管的電腦和資料處系統。系爭專第479號專的請求項第33項，是該方法專的代表請求項。該請求項內容乃與交割風險（settlement risk）有關。所謂的交割風險，就是只有一方當事人的財務交換（financial exchange）會滿足其義務。而

21、系爭專就是緩和這種交割風險的電腦化架構。系爭方法專利系爭方法專利系爭方法專請求項描述了以下步驟：(1)為該交易的每一方創造一影子記錄。(2)根據各方在交換機構的真實記錄，在交易日開始時取得該平衡。(3)當交易進入時，調整該影子紀錄，只允許雙方具有足夠資源者進行交易。(4)在交易日結束前發出不可撤回之只是，要求交換機構執行所允許的交易。系爭的方法請求項需要使用一電腦創造電子紀錄、追蹤多方交易，並且下達同時的指示，換句話，該電腦本身就是中介者判斷架構判斷架構最高法院提出了一個判斷架構，以判斷到底何者屬於不具專適格性之自然法則、自然現象與抽象概念。首先，其必須判斷，系爭請求項是否指向上述三項例外之一

22、。如果是的話，其次必須追問，系爭請求項中除了上述三項例外之外，是否有其他東西？要回答此一問題，必須將每一個請求項的元件個別考量以及將元件組合後進行考量，以判斷每一個額外的元件是否轉化了（transform）請求項的本質，使之成為具有專適格性的申請案。最高法院稱第二步驟，就是在尋找發明性概念（inventive concept），亦即，要尋找一個元件或元件之組合，足以讓該專在實際上比不具專適格性的概念本身具有重要性地多（significantly more）商業方法專利商業方法專利單純將一抽象概念透過電腦來執行，不會將抽象概念轉化為具有專適格性的發明。在請求項中對抽象概念加寫應用於電腦中，只是將

23、兩個步驟結合，結果一樣不具專適格性。因此，如果在請求項中提及電腦，卻只是指示透過電腦來執行該抽象概念，加寫這句話並不會因此具有專適格性。由於電腦非常普遍，完全由電腦執行，並不是所謂的額外特徵（additional feature），而沒有提供任何實質保證，確保該專並不是想要獨占蓋抽象概念單獨觀察單獨觀察最高法院認為，將上述四項元件獨立（separately）來看，電腦所執行的程序步驟，都是單純地慣例步驟。不論是創造影子帳戶、取得資料、調整帳戶平衡、下達自動指示，都只是單純的慣例性活動合併觀察合併觀察將所有元件合併一起觀察（as an ordered combination），專權人的方法請求項，只是指出將中介者交割的概念交由電腦執行。系爭方法請求項並不是想改善電腦本身的運作，或在另一個科技或技術領域中發揮改善的效果。因此，系爭請求項只是將中介者交割的抽象概念由某種電腦執行，並不足以將該抽象概念轉化為具有專適格性的發明