从国际视野透视我国医药知识产权保护

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1、从国际视野透视我国医药知识产权保护从国际视野透视我国医药知识产权保护中国药科大学中国药科大学 丁锦希丁锦希从国际视野透视我国医药知识产权保护从国际视野透视我国医药知识产权保护w 知识产权保护的意义知识产权保护的意义w 医药专利申请和研发策略医药专利申请和研发策略w 中美医药知识产权比较中美医药知识产权比较w 医药知识产权诉讼问题医药知识产权诉讼问题知识产权保护的意义知识产权保护的意义w 独占性产生巨额利润独占性产生巨额利润w 申请成本低、周期短申请成本低、周期短w 符合国际潮流符合国际潮流辉瑞公司立普妥专利的经济效益辉瑞公司立普妥专利的经济效益w 阿托伐他汀(Atorvastatin)是一种降

2、胆固醇药物，由辉瑞（Pfizer）以立普妥（Lipitor）品牌销售，是世界上销量最大的药品。该药由WarnerLambert公司研制，由辉瑞公司1996年开发上市，该药2002年全球的销售量是86亿美元，2003年超过100亿美元,年的销售额为亿美元立普妥专利保护情况立普妥专利保护情况专利号专利号 美国专利美国专利授权日授权日保护主题保护主题 在中国的在中国的保护情况保护情况 US4681893AUS4681893A1987.7.211987.7.21 化合物化合物 药品行政保护药品行政保护 US5273995AUS5273995A 1993.12.281993.12.28Atorvasta

3、tinAtorvastatin的具的具体化合物（光活性体化合物（光活性异构体）异构体）US5686104AUS5686104A 1997.11.111997.11.11稳定的金属盐制剂稳定的金属盐制剂US5969156AUS5969156A1999.10.191999.10.19AtorvastatinAtorvastatin水合水合物结晶形式物结晶形式I I CN1190955ACN1190955AUS6126971AUS6126971A2000.1.32000.1.3与碳酸钙稳定剂的与碳酸钙稳定剂的稳定的药物组合物稳定的药物组合物专利到期前后的销售量对比专利到期前后的销售量对比DrugsD

4、rugsSales before Sales before patent expiredpatent expiredSales after patent Sales after patent expiredexpiredPrilosecPrilosec*$4.623 billion$4.623 billion(2002)(2002)$2.565 billion$2.565 billion(2003)(2003)Claritin Claritin*$3.2 billion$3.2 billion(2001)(2001)$1.7 millions$1.7 millions(2002)(2002)$

5、0.37 billion$0.37 billion(2003)(2003)*AstraZeneca;AstraZeneca;*Schering-PloughSchering-Plough新药研发周期新药研发周期Source:Tufts Center for the Study of Drug DevelopmentDiscovery(2-10 Years)Preclinical TestingLaboratory and Animal TestingPhase I 2080 Healthy Volunteers Used to Determine Safety and DosagePhase

6、II100300 Patient Volunteers Used to Look for Efficacy and Side EffectsPhase III1,0005,000 Patient Volunteers Used to Monitor Adverse Reactions toLong-term UseFDA Review ApprovalAdditional Post-marketing TestingWTOWTO的相关规定的相关规定w WTO框架协议中的三大主要协议之一，TRIPS（Agreement on Traderelated Intellectual Property）

7、规定,“应撤销一切除知识产权以外的行政保护方式”。w 我国药品注册管理办法撤销了原新药审批办法的对新药实行行政保护的规定。药品知识产权立法最新动态药品知识产权立法最新动态w 调整药品专利链接制度调整药品专利链接制度w 出台数据保护制度实施细则出台数据保护制度实施细则w 调整单独定价规则调整单独定价规则我国药品专利保护制度我国药品专利保护制度w 1984年专利法 考虑到世界上许多国家均未对药品给予保护的通用做法，我国也未实施药品专利保护。w 1993年专利法 首次增加对药品的专利保护。w 2000年专利法 沿袭了93年对药品专利的规定。专利保护存在的问题与对策专利保护存在的问题与对策w 专利保护

8、意识不强w 新化合物专利难、少，国外占91.6%；w 中药专利我国占97.7%，但多为处方专利，缺乏创造性；w 生物制品专利占有一席之地，占48.46%。w 对策对策：制定国家药品专利战略，促进专利的保护。医药专利申请和研发策略医药专利申请和研发策略w 专利申请程序w 专利申请文件w 专利申请的客体w 专利实质审查条件专利申请程序专利申请程序w申请w初步审查（形式审查）w早期公告w实质审查n新颖性、创造性、实用性w授予专利（登记、公告）专利申请文件专利申请文件w 专利申请书w 技术说明书w 权利要求书w 摘要专利申请的客体专利申请的客体w 发明专利w 实用新型w 外观设计药品发明专利药品发明专

9、利1 1新药物化合物新药物化合物有机物、无机物、高分子化合物及结构不明物和中间体；制药领域中的新原料、新辅料、中间体、代谢物和药物前体。l例：罗格列酮新药申请纠纷l1998年和2000年，葛兰素史克在中国专利局已获文迪雅（其活性成分是马来酸罗格列酮）制备方法及化合物的专利。l国内部分企业在2003年做完了文迪雅仿制药的研发，2003年8月，南方某家公司完成了对含2-8mg罗格列酮或其可药用盐的组合物“新药”的报批准备工作。l葛兰素史克出具律师函后，导致已投入的一亿多元前期投资可能会完全落空。药品发明专利新的制备方法药品发明专利新的制备方法w 案例案例-“亮菌糖浆的生产方法亮菌糖浆的生产方法”发

10、明专利发明专利n“亮菌”是从发光朽木中分离出的发光真菌，对肝炎、胆囊炎有明显疗效。淮南市杰明生物医药研究所于1992年9月申请了“亮菌糖浆的生产方法”发明专利，1996年6月获得授权，并上市销售。n2004年1月，研究所起诉四川隆盛药业有限责任公司侵犯其方法专利权。2005年1月一审判决：被告隆盛公司侵权行为成立、立即停止生产、赔偿经济损失。二审维持原判。n 2005年9月，国家食品药品监督管理局发出通知，根据已经生效判决撤销隆盛公司药品批准文号。n隆盛公司的亮菌口服液年销售额超过2亿元，是国内最大制造商。通过诉讼专利权人的产品将在国内市场迅速推开。隆盛公司针对原告的同一项专利，已提起专利无效

11、宣告请求。w 结晶形式w 溶剂化物如水合物w 新的盐形式w 稳定的药物组合物药品发明专利药品发明专利 3 3新药物制剂新药物制剂新晶形专利新晶形专利w SFDA认可化合物若干种晶形是等效药物w 筛选多晶型药物成本低:n约25，000-100，000美元w 可以延长专利药的市场独占n美国晶形专利可入FDA的橘皮书 新晶形专利案例新晶形专利案例1 1w 英国Ferrosan发明了帕罗西汀无水化合物，获得美国专利（196专利）,无水帕罗西汀结晶没有键合水分子w 史克化学家Alan Curzons发现新晶形-帕罗西汀半水合物(每2个帕罗西汀分子中键合1个水分子)更稳定，更易包装存贮，并获得英美专利权（

12、723专利）w Apotex公司提交ANDA请求批准上市帕罗西汀盐酸盐无水物。史克起诉Apotex的帕罗西汀盐酸盐无水物将转变成帕罗西汀盐酸盐半水合物，因而侵犯723专利权。新结晶形式案例新结晶形式案例2 2w 阿德福韦酯系核苷类似物，抑制乙型肝炎病毒聚合酶活性，从而抑制乙肝病毒的复制与增殖。w 美国吉尔利德科学股份公司于年获得欧洲专利授权,在中国获得了阿德福韦酯四种晶型及晶型制备工艺的专利。w 正大天晴利用逆向思维，先将它溶解在有机溶剂中，再利用它不溶于水的性质，用水将其结晶，得到不含水及其它结晶化溶剂的结晶。经红外线分析、线衍射分析、差热分析的结果证明，不同于上述四种晶型新晶体。w 年月获

13、得国家知识产权局的授权:阿德福韦酯晶型，(即第型晶体）及其制备工艺发明专利技术。新药物组合新药物组合w 组合药物 由两种或以上药物组成，至少一种是活性成分，一般要求这种组合具有协同作用或增强作用，至少应具有非显而易见的优点。l例：开富特（卡托普利+氢氯噻嗪）w 新的配方 发明点在于成为新剂型的辅料，而不在于有药理活性的原料药本身。药品发明专利新医药用途药品发明专利新医药用途w 发现物质的医药用途n药物的新适应症 对于一种老药，发现了新的适应病症，可申请发明医药专利。例：l 非那雄胺用于治疗男性脱发的新用途w治疗已有症状的前列腺增生症 w发现有治疗脂溢性脱发新用途发现有治疗脂溢性脱发新用途药品发

14、明专利新发现的天然物质药品发明专利新发现的天然物质n以天然状态存在的物质，不能申请医药专利。n但首次从自然界中提取出来，其结构、形态或其物化参数是以前不曾认识的，能够表征，在产业上有应用价值，可以申请产品和方法发明医药专利，n例：肾上腺素（从肾上腺组织分离出来）药品发明专利药品发明专利生物领域w 微生物n未经人类任何技术处理而存在于自然界的微生物不授予医药专利权，不具工业实用性，属于科学发现；只有当微生物经过分离成为纯培养物，并具有特定的工业用途时，微生物本身才是可以授予医药专利的主题。w 基因工程产品及生产技术与方法n方法专利：用于基因工程产品生产的技术与方法n产品专利：基因工程产品药品发明

15、专利药品发明专利w 医疗器具方法n为实现某一医疗仪器或设备而建立的方法，即使其中某一步骤还要与有生命的人体或者动物相接触以获取信息或数据，只要该方法的实施仅是完成某一医疗仪器或设备时，可授予医药专利权。n例：超声波多普勒方法（一种为实现血流速度测量仪器的连续超声波多普勒方法）药品实用新型专利药品实用新型专利w 实用新型专利n实用新型指对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新的技术方案。在医药化学领域，包括：n医疗器械n制剂的实用新型 实用新型专利实用新型专利1 1w 医疗器械n医疗器械指凡以人体为对象，对人体起到诊断、治疗、保健作用的器具均属于医疗器具。n专利局27号公告明确规定直接作用

16、于人体的电、磁、光声、放射或结合的医疗器具不授予实用新型医药专利权，反之属于实用新型医药专利的保护范围。实用新型专利实用新型专利2 2w 制剂的实用新型n比如某种新型缓释制剂，某种单剂量给药器。w 例：创可贴药品外观设计专利药品外观设计专利w外观设计n外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或其结合所作出的富于美感并适于工业上应用的新设计。在医药领域，申请外观设计的多为药品包装，保护期限为10年。w 例：启东盖天力黑白片专利实质审查条件专利实质审查条件w 新颖性w 创造性w 实用性专利新颖性专利新颖性w 判断新颖性的依据包括：n时间标准：我国是以申请日作为新颖性判断时间标准。n判断新颖性的公开公用

17、：包括局部公开、使用公开、口头公开三种。w 例：医用磁疗背心专利无锡诉讼案医用磁疗背心专利诉讼案医用磁疗背心专利诉讼案w 苏州中医院老中医发明苏州中医院老中医发明磁疗背心，治疗骨刺增生。内含磁疗装置和中药秘方。w 年在苏州试用近例临床获得成功，年月申请专利，年月获得国家授权专利。w 无锡中药厂谈判专利转让未成，采用反向工程试制成功。并于年月上市。年销售额达到万。w 老中医向无锡市法院起诉无锡中药厂专利侵权。医用磁疗背心专利诉讼案医用磁疗背心专利诉讼案w 诉讼请求：诉讼请求：n停止生产侵权产品停止生产侵权产品n公开赔礼道歉公开赔礼道歉n赔偿经济损失赔偿经济损失w 三十六计之一：釜底抽薪！三十六计

18、之一：釜底抽薪！w 调查苏州市专利产品的使用情况调查苏州市专利产品的使用情况w 以申请日前公开使用为由，向国家专利复审委员会申请以申请日前公开使用为由，向国家专利复审委员会申请宣告专利无效专利的创造性专利的创造性w 专利的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明创造有突出的实质特点和显著进步，其判断依据可归纳为三个层次：n开拓性n改革性n组合性专利的创造性专利的创造性1 1w 开拓性发明开拓性发明n指全新的技术解决方案，在技术史上没有过先例，开辟了一个新的领域。开拓性发明同现有技术相比，具有本质的区别和显著的科学进步，故具有创造性。w 例：青蒿素是我国发明的抗疟新药，它的结构与以往的抗疟

19、药结构完全不同，它的研究成功，标志着抗疟药物史上继喹啉类以后的重大突破，可称之为是一项开拓性发明，具有创造性。专利创造性专利创造性2 2w 改革性发明改革性发明n解决了长期以来渴望解决的问题w 例：“新汤药制剂的制作工艺”（专利号CN1062087）n能将单味中药经过一定的制作工艺，制成片状单味中药，同时使有效成份的利用率得到提高，解决了人们服用中药不便及中药保存、运输中的缺点，故具有创造性。专利创造性专利创造性3 3w 组合性发明组合性发明n将配方为特征的发明与工艺方法结合的组合发明，并能从药效学方面阐明其创造性，则该项组合发明的科技含量就更高，发明高度愈加显著。w 例：“正柴胡饮颗粒剂制剂

20、新工艺”（专利号CN10819064）。n以正柴胡饮配方和中药制剂新工艺构成的组合发明。采用本发明的工艺技术得到的药品具有服用剂量小、有效成份高，临床疗效好的优点，收到了明显的效益。专利的实用性专利的实用性w 指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并能产生积极疗效，表现为n可实施性n再现性n有益性专利药品的研发策略专利药品的研发策略w 通过检索，判断将要研发药物的专利状态通过检索，判断将要研发药物的专利状态:n创新药物创新药物nMe-too Me-too 药物药物n仿制药物仿制药物w 专利影响风险评估专利影响风险评估 w 绕开专利，改进创新，并且寻求专利保护绕开专利，改进创新，并且寻求专利保护

21、认真检索，找出涉及关注药物的所有专利认真检索，找出涉及关注药物的所有专利w 是否找到涉及药物的所有专利，是我们能否进行研发、仿制和避免侵权的基础w 检索是否完全的关键：受综合因素制约n检索人的因素n检索工具和资源的因素检索注意事项检索注意事项w 专利检索的全面性专利检索的全面性n药品专利检索的数据库入口没有规范性的主题词检索，关键词检索的漏检的可能性较大n学会利用国际专利分类号检索及综合利用其它途径进行检索的技能w 专利检索的时效性专利检索的时效性n专利法规定，从申请日到公开日之间依法有18个月保密期，期间无法通过公开检索平台得到处于保密状态的药品专利信息n连续跟踪公开的专利申请信息，并密切关

22、注它的时效性专利影响风险评估专利影响风险评估n专利法律状态评估l该专利是否能够得到我国专利法有效保护的状态。是否按时缴纳年费、被裁决或判决无效 n专利侵权评估l 将拟定研发项目与所检索的专利作对比性分析，尤其是分析其专利的权利要求书，评估和判断该项目是否处于专利权利要求范围内。n目的是界定现有专利的保护范围，明确其专利壁垒，是判断我们能否绕开他人专利、避免专利侵权绕开专利，改进创新，寻求专利保护绕开专利，改进创新，寻求专利保护w 一种新的作用机制药物出现之后，其他厂商一一种新的作用机制药物出现之后，其他厂商一定设法进入该领域，进行研发，参与竞争，找定设法进入该领域，进行研发，参与竞争，找到新药

23、到新药w 目标：避开他人专利范围，找到更有特点的药目标：避开他人专利范围，找到更有特点的药物化合物物化合物w 选择发明，交叉许可选择发明，交叉许可w 药物品种的多样化药物品种的多样化专利申请示意图专利申请示意图 NCEindication polymorphs formulationscompositionMethod of preparingInter mediatemetabolitesecond indicationequipmentssalts solvates stereoisomers 案例：美洛昔康衍生物的研发案例：美洛昔康衍生物的研发w 美洛昔康（Meloxicam）是已上市的

24、选择性CoX-2抑制剂的用于治疗骨关节炎和风湿性关节炎的代表性药物：SNNHOOHNSCH3OOCH3案例：美洛昔康衍生物的研发案例：美洛昔康衍生物的研发w 国内的药物研究机构在研究美洛昔康及其他选择性CoX-2抑制剂的基础上，找到了下面的更具有活性的式（1）的噻吩并噻嗪化合物，并且申请了专利保护：SNNHOOHNSR2SXOOR1权利要求书权利要求书SNNHOOHNSR2SXOOR11.一种具有式（1）结构的噻吩并噻嗪化合物及其可药用盐或其溶剂化物：n其中R1是C14烷基，包括甲基，乙基，丙基，异丙基，丁基；R2是C14烷基，包括甲基，乙基，丙基，异丙基，丁基；X是F，Cl，Br，OCH3和

25、OH。w 2.根据权利要求1的化合物，其是6-氯-4-羟基-2-甲基-N-2-(5-甲基)噻唑基-2H-噻吩并2,3-e-1,2-噻嗪-3-甲酰胺-1,1-二氧化物。权利要求书权利要求书权利要求书权利要求书w 3.一种制备式（1）化合物的方法，该方法包括将下面的式（2）化合物与式（3）化合物反应:w 其中，R1，R2和X如权利要求1中定义。SN-R1SOOOHCOOCH3X(2)NSH2NR2(3)w 4.根据权利要求3的方法，其中的式（1）化合物是6-氯-4-羟基-2-甲基-N-2-(5-甲基)噻唑基-2H-噻吩并2,3-e-1,2-噻嗪-3-甲酰胺-1,1-二氧化物。w 5.一种药物组合物

26、，其含有作为活性成分的式（1）化合物和可药用辅料或载体。w 6.根据权利要求5的药物组合物，其中的式（1）化合物是6-氯-4-羟基-2-甲基-N-2-(5-甲基)噻唑基-2H-噻吩并2,3-e-1,2-噻嗪-3-甲酰胺-1,1-二氧化物。权利要求书权利要求书w 7.根据权利要求5的组合物，其制成片剂、胶囊剂或注射剂。w 8.根据权利要求6的组合物，其制成片剂、胶囊剂或注射剂。w 9.式（1）化合物用于制备抗炎镇痛药的用途。w 10.根据权利要求9的用途，其中的式（1）化合物是6-氯-4-羟基-2-甲基-N-2-(5-甲基)噻唑基-2H-噻吩并2,3-e-1,2-噻嗪-3-甲酰胺-1,1-二氧化

27、物。权利要求书权利要求书中美医药专利制度比较BOLAR例外制度例外制度1药品专利链接制度药品专利链接制度2药品平行进口和强制许可制度药品平行进口和强制许可制度3美国BOLAR例外制度w 实务案例实务案例BOLAR案案w HatchWaxman 法案法案w BOLAR例外制度例外制度nBOLAR例外条款例外条款 nBOLAR例外的意义例外的意义 实务案例-Bolar例外诉讼w RocheProducts,Inc.V.BolarPharmaceuticalCo.,Incw Roche的US3299053:盐酸氟西泮,1984.1.17专利过期w Bolar从加拿大购进化合物,于1983年开始为申请

28、ANDA而进行生物等效性试验w 1983.7.28,Roche诉Bolar侵权Roche v.Bolar:法院判决法院判决w 纽约东区地方法院纽约东区地方法院n试验例外试验例外(experimental-use exemption)n不侵权不侵权w 美国联邦巡回上诉法院美国联邦巡回上诉法院(CAFC)nFDA行政审批过程缩短了专利的保护期行政审批过程缩短了专利的保护期n专利保护过期前禁止仿制药商用该专利药物专利保护过期前禁止仿制药商用该专利药物进行试验等于延长了专利保护期进行试验等于延长了专利保护期CAFC:判决判决w 为药批进行的试验具有商业目的为药批进行的试验具有商业目的w 不属于专利法中

29、的不属于专利法中的“试验例外试验例外”w 试验例外的判断标准试验例外的判断标准n出于科学研究的兴趣出于科学研究的兴趣(philosophical taste)n出于好奇心出于好奇心(curiosity)n为了娱乐消遣为了娱乐消遣(amusement)n不能影响专利权人的经济利益不能影响专利权人的经济利益联邦最高法院判决Roche胜诉w 通过立法将公共福利最大化是国会的任务。国通过立法将公共福利最大化是国会的任务。国会深知经济和社会的问题所在。会深知经济和社会的问题所在。w 国会有权立法国会有权立法,而我们的任务是解释和运用这些而我们的任务是解释和运用这些法律。法律。w 运用还没有制定的法律不是

30、我们的工作。运用还没有制定的法律不是我们的工作。HatchWaxman法案w 药品价格竞争和专利期补偿法案药品价格竞争和专利期补偿法案w Drug Price Competition and Patent Term Restoration Actw(1984)由众议员由众议员Henry Waxman和参议员和参议员Orin Hatch提请，国会通过提请，国会通过HatchWaxman法案n确立确立Bolar例外条款，简化并加快仿制药的市例外条款，简化并加快仿制药的市场准入场准入,提高竞争提高竞争,降低药价降低药价n对专利制药商在进行对专利制药商在进行FDA行政审批期间而延行政审批期间而延迟上市

31、的时间迟上市的时间(失去的专利期失去的专利期)由进行补偿由进行补偿(patent term restoration)n创设药品专利链接制度创设药品专利链接制度,减少仿制药专利侵权减少仿制药专利侵权案发生案发生Bolar例外条款35 U.S.C.A 271(e)(1):Bolar条款条款l仿制药商的安全港条款仿制药商的安全港条款(safe harbor provision)n在美国制造、使用、许诺销售、销售或向美国进口在美国制造、使用、许诺销售、销售或向美国进口被授予专利权的发明的行为被授予专利权的发明的行为,如果单纯是为了完成如果单纯是为了完成和递交与调整药品和兽医用生物制品的制造、使用和递交

32、与调整药品和兽医用生物制品的制造、使用和销售的联邦法律所要求的信息的合理相关的用途和销售的联邦法律所要求的信息的合理相关的用途,则不构成侵权行为。则不构成侵权行为。35 U.S.C.A 271(e)(2)w 如果产品或其用途享有专利保护如果产品或其用途享有专利保护,则在这则在这些专利失效前些专利失效前,为了获准商业制造、使用为了获准商业制造、使用或销售的目的而递交此类申请的或销售的目的而递交此类申请的,构成侵构成侵权行为。权行为。Bolar例外条款的意义w Bolar例外条款例外条款是专利保护的一种例外。是专利保护的一种例外。n在其它行业，专利权人能够预先阻止他人制造和试在其它行业，专利权人能

33、够预先阻止他人制造和试验专利产品验专利产品n依据依据Bolar例外条款例外条款，在医药行业，药品专利的专利权，在医药行业，药品专利的专利权人不能阻止他人使用其受专利保护的试验成果，而人不能阻止他人使用其受专利保护的试验成果，而仅在普药研制商企图在该专利到期前销售涉及该专仅在普药研制商企图在该专利到期前销售涉及该专利的普药时，才能够行使专利法意义上的禁止的权利的普药时，才能够行使专利法意义上的禁止的权利。利。中国BOLAR例外制度及实务案例w 实务案例实务案例三共诉万生案三共诉万生案w BOLAR例外制度例外制度n依据法律渊源依据法律渊源我国我国专利法专利法第三次修改第三次修改nBOLAR例外条

34、款例外条款 nBOLAR例外的意义例外的意义 实务案例三共诉万生案 w 奥美沙坦酯片是日本三共株式会社研发的治疗高血压药物，2005年全球销售额超过800亿日元。2003年9月获得制备方法的中国专利，2005年7月向SFDA申请生产新药。w 但我国已有30企业向SFDA申请奥美沙坦酯的新药生产批件，万生药业的进展最快，已完成了临床试验，进入生产批件申请阶段。w 三共株式会社向法院提起诉讼，以万生药业未经同意，在研发试验和注册申请过程使用其药品方法专利为由，请求法院判令其侵权行为成立，并停止使用该专利方法制造奥美沙坦酯片。焦点问题 在药物临床试验和注册中使用药品专利是否侵权在药物临床试验和注册中

35、使用药品专利是否侵权法院判决w 北京第二中级人民法院：北京第二中级人民法院：w 认为万生公司使用三共株式会社的专利方法的目的并认为万生公司使用三共株式会社的专利方法的目的并非直接以生产经营为目的，而是为了满足相关部门对非直接以生产经营为目的，而是为了满足相关部门对药品注册行政管理的要求。药品注册行政管理的要求。w 判决万生公司不构成专利侵权。判决万生公司不构成专利侵权。依据法律渊源我国专利法第三次修改w 2008年，我国年，我国专利法专利法第三次修改，第三次修改，增加了增加了BOLAR例外条款。例外条款。w BOLAR例外条款例外条款n新专利法第六十九条第五项：新专利法第六十九条第五项：“为提

36、供行政为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械。造、进口专利药品或者专利医疗器械。”BOLAR例外的意义w 鼓励仿制药的生产。鼓励仿制药的生产。w 中国的药品和医疗器械生产企业从此可以中国的药品和医疗器械生产企业从此可以利用该规则，在药品或医疗器械的有效专利用该规则，在药品或医疗器械的有效专利保护期限届满之前，进行药品或医疗器利保护期限届满之前，进行药品或医疗器械的临床试验和申请生产许可，做好上市械的临床试验和申请生产许可，做好上市前的准备。

37、前的准备。药品专利链接制度w 美国美国w 中国中国美国药品专利链接制度w 专利链接概念专利链接概念w 新药申请专利状况提交新药申请专利状况提交w 桔皮书制度桔皮书制度w 仿制药简化申请制度仿制药简化申请制度w 专利声明制度专利声明制度药品专利链接的概念w 专利链接专利链接(Patent linkage):(Patent linkage):n加强加强FDAFDA和和USPTOUSPTO的职能联系的职能联系n仿制药的上市申请审批与相应的新药专利审仿制药的上市申请审批与相应的新药专利审核程序的有效连接核程序的有效连接USPTO的职能w Diamond v.ChakrabartyDiamond v.C

38、hakrabarty判例判例:n“太阳底下由人类做出的任何东西太阳底下由人类做出的任何东西(Anything under the sun(Anything under the sun that is made by man)that is made by man)”都是专利可以保护的主题都是专利可以保护的主题,药品是专利药品是专利保护的主题保护的主题w USPTO,美国专利商标局美国专利商标局(United States Patent and TrademarkOffice,),1836年建立年建立n负责授予满足条件的新药一定期限的专利权负责授予满足条件的新药一定期限的专利权n 在这段期限内相

39、应的仿制药不能随意上市与销售在这段期限内相应的仿制药不能随意上市与销售FDA的核心职能w 对申请注册上市的药品的安全性、有效对申请注册上市的药品的安全性、有效性和质量可控性进行审查性和质量可控性进行审查,防止药品的不防止药品的不安全、无效或欺诈性上市。安全、无效或欺诈性上市。专利链接制度1-新药申请专利状况提交w NDA新药申请人新药申请人(New drug application)须随申请向须随申请向FDA 提交提交:n权利要求覆盖该药品或覆盖其使用制造方法的所有权利要求覆盖该药品或覆盖其使用制造方法的所有专利的专利号及到期时间专利的专利号及到期时间,n以便当某人未经许可而制造、使用或销售该

40、药品时以便当某人未经许可而制造、使用或销售该药品时,能够有理由主张其构成专利侵权。能够有理由主张其构成专利侵权。专利链接制度1-新药申请专利状况提交w 申请人若非专利权人申请人若非专利权人,则应申明与此药品相关的则应申明与此药品相关的每一个专利满足下列条件之一每一个专利满足下列条件之一:n没有人提交过相关的专利没有人提交过相关的专利;n没有人提交过相关专利的信息没有人提交过相关专利的信息;n相关的专利将要过期的时间相关的专利将要过期的时间,或或n相关专利是无效的相关专利是无效的,或者其制造、使用或销售所提交或者其制造、使用或销售所提交申请的新药不会侵犯相关专利。申请的新药不会侵犯相关专利。专利

41、链接制度专利链接制度2-桔皮书制度桔皮书制度(Orange Book)专利链接制度2-ORANGEBOOK列表w DRUG PRODUCT LISTS:w 按照所含活性成分为标志的药品索引n药品名称n已批准注册申请持有人w 附录（ADDENDUM）部分n处方药和非处方药专利和独占期信息活性成分列表活性成分列表复方列表复方列表专利列表专利列表专利链接制度3-仿制药简化申请制度w ANDA,简略新药申请简略新药申请(abbreviated new drug application)n不再要求其重复进行安全性和有效性研究不再要求其重复进行安全性和有效性研究n取而代之的是以参照新药为标准的生物等效取而

42、代之的是以参照新药为标准的生物等效性性(Bioequivalence)研究研究w 简化了仿制药的审批程序简化了仿制药的审批程序,减轻了仿制药减轻了仿制药的时间和财力浪费。的时间和财力浪费。生物等效的定义w Pharmaceuticalequivalentswhoserateandextentofabsorptionarenotstatisticallydifferentwhenadministeredtopatientsorsubjectsatthesamemolardoseundersimilarexperimentalconditions生物等效w 包括足以证明仿制药与专利药是相同的并包括

43、足以证明仿制药与专利药是相同的并生物等效的信息生物等效的信息n活性组份活性组份n给药方式给药方式n剂型剂型n药效药效n标签标签(labeling)专利链接制度4专利声明制度w ANDA:有关专利的声明有关专利的声明n仿制药制造商必须提供仿制药制造商必须提供 21U.S.C.355(j)中中Paragraph I-IV的证明的证明nParagraph I:该药在桔皮书中没有列出专利该药在桔皮书中没有列出专利nParagraph II:相关专利已失效相关专利已失效nParagraph III:仿制药厂商在相关专利失效前不会请仿制药厂商在相关专利失效前不会请求批准求批准ANDAnParagraph

44、IV:与与ANDA申请的新的仿制药有关专利申请的新的仿制药有关专利是无效的，或者其制造、使用或销售行为不会侵犯是无效的，或者其制造、使用或销售行为不会侵犯专利权专利权专利链接制度4专利声明和专利诉讼w 起诉与中止审查起诉与中止审查nANDA申请人要告知申请人要告知FDA和专利权人和专利权人n专利权人在接到通知专利权人在接到通知45天内提起诉讼天内提起诉讼,FDA自自动中止动中止(stay)审批审批30个月个月l起诉后起诉后,下列情形下列情形FDA会批准会批准ANDA申请申请:w专利过期专利过期w法院最终裁决不侵权或专利无效法院最终裁决不侵权或专利无效w自收到自收到Paragraph IV声明的

45、通知起满声明的通知起满30个月个月n专利权人在接到通知专利权人在接到通知45天内不起诉天内不起诉,FDA可以可以批准该批准该ANDA相关诉讼w 专利药制造商利用专利药制造商利用30个月的中止期反竞争个月的中止期反竞争n抗抑郁药帕罗西汀抗抑郁药帕罗西汀Paxil，Smith Kline获得了获得了5次次“stay”,时间共计时间共计65个月个月n阿斯利康公司保护阿斯利康公司保护Prilosec（奥美拉唑），通（奥美拉唑），通过对该化合物的一次成功的儿科试验和提出过对该化合物的一次成功的儿科试验和提出多种违反专利权的诉讼，反对非专利生产者多种违反专利权的诉讼，反对非专利生产者进入他的市场而产生威胁

46、，阿斯利康获得了进入他的市场而产生威胁，阿斯利康获得了该药品市场独占权很长时间的延长。该药品市场独占权很长时间的延长。2003年年FDA修订规章修订规章w 规定了桔皮书中所列专利的主题规定了桔皮书中所列专利的主题n药品药品(活性化合物、配方和组合物活性化合物、配方和组合物)、方法定义的产品、方法定义的产品、使用方法、使用方法(用途用途)n多晶形物多晶形物(polymorph):NDA申请人要声明经试验证申请人要声明经试验证明其与活性化合物是相同的物质明其与活性化合物是相同的物质w 不收录以下专利主题不收录以下专利主题:n制造方法、外包装专利、代谢物、中间体制造方法、外包装专利、代谢物、中间体w

47、 专利药制造商只能获得一个专利药制造商只能获得一个30月的中止期月的中止期w 针对桔皮书中后补充专利的针对桔皮书中后补充专利的Paragraph IV声明声明不用再告知专利权人不用再告知专利权人2003年年FDA修订规章修订规章(续续)w ANDA申请人必须在向申请人必须在向FDA提交提交ANDA申申请之日起请之日起20天内告知天内告知NDA持有人和专利权持有人和专利权人人w 如果如果NDA持有人在被告知后持有人在被告知后45天内不起诉天内不起诉,ANDA申请人可以寻求法院的宣告式判申请人可以寻求法院的宣告式判决决(declaratory judgment)2003年年FDA修订规章修订规章(

48、续续)w 第一位第一位ANDA申请人数据独占申请人数据独占(180天天)将丧失将丧失(forfeiture),如果在以下日期过后的如果在以下日期过后的75天内产品天内产品不能上市不能上市:n收到收到FDA批准批准nANDA递交递交30个月个月n地方法院作出有利于仿制药的判决地方法院作出有利于仿制药的判决,没有上诉没有上诉n上诉巡回法院作出有利于仿制药的判决上诉巡回法院作出有利于仿制药的判决n有利于仿制药的和解协议的达成有利于仿制药的和解协议的达成n专利过期或撤回专利过期或撤回FDA仿制药审批和专利链接图申请人A N D A 申 报 资 料,报 送FDA/CDER/OGD初步完整性审查是否通过拒

49、收通知生物等效性审评生物等效性审评缺陷通知书化学微生物审评标签审评了解GMP情况是否通过不批准通知书CGMP现场检查是否通过批准延期，等待修改结果ANDA被批准药品上市USPTO审查药品专利有效性是否通过审评延长30个月由USTPO解决专利纠纷，FDA继续药品审评工作是否在期限内解决纠纷结果有利审评继续结果不利审评终止被批准上市，权责自负或双方和解是否是否否是否是否否是图2、ANDA注册审批程序12美国专利链接制度的作用w 从从19841984年到年到20012001年年1 1月，月，FDAFDA共收到共收到82598259件普药申请，其件普药申请，其中中77817781件件(94(94)没有

50、任何专利纠纷，仅有没有任何专利纠纷，仅有478478件件(5.8(5.8)引起纠纷，或涉及专利无效或声称不侵权。引起纠纷，或涉及专利无效或声称不侵权。w 仅有涉及仅有涉及4747件专利的件专利的5858份被法庭判决认定专利权受到侵份被法庭判决认定专利权受到侵犯，有犯，有3 3件涉及普药公司与专利药公司之间的专利纠纷件涉及普药公司与专利药公司之间的专利纠纷受到联邦贸易委员会的质询，可见，引发纠纷的比例极受到联邦贸易委员会的质询，可见，引发纠纷的比例极少。少。中国药品专利链接制度w 我国的专利链接制度还处于初始阶段我国的专利链接制度还处于初始阶段。w 专利链接条款：专利链接条款：n药品注册管理办法

51、药品注册管理办法第十八条第十八条n药品注册管理办法药品注册管理办法第十九条第十九条中国仿制药审批和专利链接图审批过程出现药品专利纠纷申请人药品注册申请资料申报资料形式审查是否通过出具药品注册申请不予受理通知书否现场检查药品检验所检验样品形式审查是否通过SFDA药品审评中心出具审批意见通知件，通知药品检验所停止注册检验否是SFDA审核是否通过给申请人发给药品批准文号出具审批意见通知件图3、中国仿制药审批程序否是是SIPO法院处理纠纷w 在实际操作中存在很多问题：在实际操作中存在很多问题：n未就未就SFDA在审批过程出现专利侵权问题规定在审批过程出现专利侵权问题规定明确的处置方式明确的处置方式；n

52、在审批过程中遇到相反的证据时在审批过程中遇到相反的证据时,还没有明确还没有明确的法律依据规定的法律依据规定SFDA是否暂缓审批是否暂缓审批,如何判如何判断和操作；断和操作；nSFDA 和国家知识产权局和国家知识产权局(SIPO)各司其职各司其职,无无法实现职能的连接。法实现职能的连接。中国药品专利链接制度药品平行进口和强制许可制度 w 药品平行进口制度药品平行进口制度w 药品强制许可制度药品强制许可制度药品平行进口制度w 药品平行进口的定义和分类药品平行进口的定义和分类w 药品平行进口的知识产权理论分析药品平行进口的知识产权理论分析w 美国药品平行进口制度美国药品平行进口制度w 中国药品平行进

53、口制度中国药品平行进口制度药品平行进口的定义w 在药品国际买卖中，一国在药品国际买卖中，一国未被授权的药品进口商，未被授权的药品进口商，在药品已获得进口国知识在药品已获得进口国知识产权法保护前提下，未经产权法保护前提下，未经知识产权人许可，从国外知识产权人许可，从国外知识产权所有人或其被许知识产权所有人或其被许可人手中购得该种产品并可人手中购得该种产品并输入该国销售的行为。输入该国销售的行为。w 药品知识产权人或其被药品知识产权人或其被许可人将知识产权产品许可人将知识产权产品投入市场流通投入市场流通 w 第三人未经知识产权人第三人未经知识产权人或其在进口国的许可人或其在进口国的许可人同意将上述

54、知识产权产同意将上述知识产权产品从其他国家输入进口品从其他国家输入进口国国 药品平行进口的分类w 药品专利区域间的平行进口药品专利区域间的平行进口w 从非专利国向专利国的单向平行进口从非专利国向专利国的单向平行进口 w 从第三国向专利国的平行进口从第三国向专利国的平行进口 药品平行进口知识产权理论分析w“权利穷竭权利穷竭”理论理论n经其知识产权人或其经其知识产权人或其授权的人许可而生产授权的人许可而生产的药品，在第一次投的药品，在第一次投放市场后，权利人即放市场后，权利人即丧失了对它的控制权丧失了对它的控制权，其权利被认为用尽，其权利被认为用尽。n限制药品知识产权限制药品知识产权,以以防产生过

55、度垄断防产生过度垄断 w 权利穷竭受制于地域权利穷竭受制于地域性界线。性界线。n国内穷竭国内穷竭n区域穷竭区域穷竭n国际穷竭国际穷竭美国平行进口制度-国内穷竭w 知识产品的权利穷竭只是知识产品的权利穷竭只是在本国内的穷竭，在其他在本国内的穷竭，在其他国家仍然拥有独立的知识国家仍然拥有独立的知识产权。产权。w 平行进口侵犯了知识产权平行进口侵犯了知识产权人的权利。人的权利。w 美国，在所有类型的知识美国，在所有类型的知识产权上都存在遵循国内穷产权上都存在遵循国内穷竭原则的判例竭原则的判例w 美国政府于美国政府于19941994年年1212月月8 8日通过了日通过了关于执行与关于执行与GATTGA

56、TT有关的知识产权法有关的知识产权法第第154154条明确规定：未经条明确规定：未经专利权人许可进口专利产专利权人许可进口专利产品属于侵权行为。品属于侵权行为。中国药品平行进口制度w 专利平行进口问题在我国也备受关注，此前很专利平行进口问题在我国也备受关注，此前很多学者对此也持否定态度。多学者对此也持否定态度。w 新新专利法专利法承认了平行进口。承认了平行进口。w 第六十九条不视为侵权情形，第（一）项第六十九条不视为侵权情形，第（一）项：“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后由专利权人或者经其许可的单位、个人售

57、出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；”药品强制许可制度w 强制许可的定义强制许可的定义 w 强制许可的国际法渊源强制许可的国际法渊源 w 美国强制许可制度美国强制许可制度w 中国强制许可制度中国强制许可制度 专利实施的强制许可定义w 指主权国家的专利行政机构根据本国指主权国家的专利行政机构根据本国专专利法利法规定的特定理由，不经专利权人同规定的特定理由，不经专利权人同意，由专利行政机构依法直接强制性地授意，由专利行政机构依法直接强制性地授权许可已经具备实施条件者实施专利，同权许可已经具备实施条件者实施专利，同时由该强制许可授权的被许可方向专利权时由该

58、强制许可授权的被许可方向专利权人支付合理的许可使用费。人支付合理的许可使用费。强制许可的国际法渊源w 保护工业产权巴黎公约保护工业产权巴黎公约 w 与贸易有关的知识产权协议与贸易有关的知识产权协议即即TRIPs协议协议 w WTO的的“多哈宣言多哈宣言”，即，即关于关于TRIPs协协议和公众健康的宣言议和公众健康的宣言及其衍生规范文件及其衍生规范文件 美国强制许可制度w 美国专利法（美国专利法（35 U.S.C.A）中没有规定强）中没有规定强制许可制度。制许可制度。w 而美国专利强制许可制度，散见在诸多法而美国专利强制许可制度，散见在诸多法令中，而且具体和细致，实践中也出现了令中，而且具体和细

59、致，实践中也出现了不少案例。不少案例。美国强制许可制度在立法和实践，大致可分为如下三类：w 专利被政府及其协议人的使用专利被政府及其协议人的使用 n司法和司法程序法（28U.S.C.A.）w 专利在其他特殊领域的使用专利在其他特殊领域的使用 n空气清洁法（theCleanAirAct）n原子能法（theAtomicEnergyAct）n植物品种保护法（thePlantVarietyProtectionAct）w 在反垄断案件中的强制许可救济在反垄断案件中的强制许可救济 n谢尔曼反托拉斯法实务案例美国的美国的谢尔曼反托拉斯法谢尔曼反托拉斯法为政府实施强制许可提为政府实施强制许可提供了法律依据：供

60、了法律依据：w 2001年年“911 事件事件”后不久，美国一度出现炭疽恐慌。后不久，美国一度出现炭疽恐慌。w 德国拜耳公司的抗炭疽药物西普洛在美国的专利于德国拜耳公司的抗炭疽药物西普洛在美国的专利于2003 年年12 月到期。月到期。w 炭疽恐慌使美国民众强烈要求中止拜尔公司对西普洛的炭疽恐慌使美国民众强烈要求中止拜尔公司对西普洛的专利权。专利权。w 根据根据TRIPS 的规定，美国卫生部成功地将的规定，美国卫生部成功地将“强制许可强制许可”作为谈判砝码，迫使拜耳公司大幅度降低了西普洛的价作为谈判砝码，迫使拜耳公司大幅度降低了西普洛的价格。格。中国强制许可制度w 在我国专利法制建设的历史进程

61、中，专利在我国专利法制建设的历史进程中，专利实施强制许可制度不断调整完善。实施强制许可制度不断调整完善。w 19851985年年专利法专利法，19921992年、年、20002000年、年、20082008年的三次修改都涉及强制许可。年的三次修改都涉及强制许可。w 20082008年我国年我国专利法专利法第三次修改的重要第三次修改的重要内容之一（第六章）。内容之一（第六章）。中国强制许可制度w 新新专利法专利法规定强制许可的三种情形：规定强制许可的三种情形：（1）对滥用专利权的强制实施许可）对滥用专利权的强制实施许可n专利法第四十八条（2）公共目的的强制许可）公共目的的强制许可n专利法第四十九

62、条（3）从属专利权的强制实施许可）从属专利权的强制实施许可n专利法第五十条医药知识产权诉讼问题医药知识产权诉讼问题w 药品专利权和专利权限制w 药品专利侵权的保护措施w 药品专利侵权抗辨方法药品专利权和专利权限制药品专利权和专利权限制w 专利权利n人身权l署名权n财产权l独占实施权l许可权l转让权w 专利权的限制n先用权n强制实施药品专利侵权的保护措施药品专利侵权的保护措施专利权利的保护w 向知识产权局申诉w 向法院起诉n管辖法院：侵权所在地的中级人民法院n赔偿的计算w 例：吡哌酸合成方法专利诉讼案n原告：山东新华制药厂n被告：山西芮城制药厂吡哌酸合成方法专利诉讼案吡哌酸合成方法专利诉讼案w

63、吡哌酸为喹诺酮类药物，可以直接作原料，也可以作为喹诺酮类其它药物的合成前体。w 工艺改革前合成成本为万吨，市场价为万万吨。w 新华制药厂工艺改革后，降低至生产成本万吨，并获得国家授权“两步氧化法”方法专利。其市场销售价为万吨，独占市场三年获利颇丰。w 三年后山西芮城制药厂也以其万吨上市销售。w 起诉，法院采用举证责任倒置原则。专利方法专利方法“二步氧化法二步氧化法”技术要点：技术要点：涉嫌侵权方法涉嫌侵权方法“一步氧化法一步氧化法”技术要点：技术要点：鉴定结论：两者鉴定结论：两者属于等同技术方属于等同技术方案，侵权成立。案，侵权成立。吡哌酸合成方法专利诉讼案吡哌酸合成方法专利诉讼案药品专利侵权

64、抗辨方法药品专利侵权抗辨方法w 申请专利无效n“西地那非”用途专利无效案w 专利权限制抗辩w 提起确认不侵权之诉n“哌舒”药专利不侵权诉讼n血塞通（冻干）专利不侵权诉讼“西地那非西地那非”用途专利无效案用途专利无效案w 枸橼酸西地那非是公知技术，系胃药和治疗心血管病的药品,用于治疗勃起功能障碍系新用途,2001年9月，国家知识产权局授予了辉瑞该项专利权.w 2000年下半年，国内12家药厂已拿到了以西地那非为主要成分的中国“伟哥”生产的临床批文。w 以西地那非不具备创造性为由,申请其用途专利权无效.“西地那非西地那非”用途专利无效案用途专利无效案w 辉瑞公司答辩:n1998年诺贝尔生理医学奖得

65、主伊格纳罗在2002年在我国的专利复审委作证时称，虽然他发现西地那非抑制剂具有可能的治疗性功能障碍作用，但他认为，“使用西地那非抑制剂治疗性功能障碍是危险的”。n辉瑞认为，伊格纳罗教授认为西地那非抑制剂治疗性功能障碍是危险的，而辉瑞公司使用并证明其安全性，即可证明辉瑞的专利是有创造性的。“西地那非西地那非”用途专利无效案用途专利无效案w 2004年7月5日，专利复审委员会宣告专利无效:n专利申请文件中，未提及西地那非治疗性功能障碍中医疗作用具体数据，无法从专利文件中判断能否治疗性功能障碍。n辉瑞的说明书虽然给出具体的技术方案，但未提供实验数据；而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。因此，

66、造成技术人员无法“确信”凭借辉瑞的说明书就能够实现发明“西地那非西地那非”用途专利无效案用途专利无效案w 2006年6月2日，北京市一中院一审判决撤销专利权无效的决定。w 法院认为，根据专利法第26条第三款,辉瑞的专利说明书已经附有实验数据，且是针对一类化合物有效的。从专业技术人员的角度出发，由此认定该类化合物中某一个具体化合物也具有说明书指出的治疗效果是“合乎情理的”，无需进一步花费创造性劳动。w 因此，专利复审委当初的宣告无效决定“认定事实有误，适用法律错误，应予撤销”。专利权限制抗辩专利权限制抗辩w 公知技术抗辩w 等同原则抗辩w 禁止反悔原则抗辩“养血清脑颗粒养血清脑颗粒”案专利授权案专利授权w 20002000年月日，天津天士力集团获得年月日，天津天士力集团获得“养血养血清脑颗粒清脑颗粒”中药复方专利授权：中药复方专利授权：w 该专利各味药的重量配比为：该专利各味药的重量配比为：n当归当归6.75%6.75%，川芎，川芎6.75%6.75%，白芍，白芍5.4%5.4%，熟地，熟地5.4%5.4%，勾，勾藤藤13.5%13.5%，鸡血藤，鸡血藤13.5%13.5%，夏枯草，夏枯