知识产权诉讼攻防策略与技巧

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1、 北京市惠诚律师事务所雷志刚一.知识产权诉讼之战略篇二.知识产权诉讼之战术篇三.讨论1.知识产权诉讼类型及与其他民事诉讼之比较的特点2.企业知识产权战略3.知识产权诉讼前的准备工作4.知识产权侵权风险控制和侵权抗辩手段1.1.知识产权诉讼类型及与其他知识产权诉讼类型及与其他民事诉讼之比较民事诉讼之比较1.1知识产权民事诉讼的类型知识产权侵权纠纷：专利侵权纠纷、商标侵权纠纷、版权侵权纠纷、不正当竞争纠纷；知识产权合同纠纷：技术合同纠纷、实施许可合同纠纷、转让合同纠纷；知识产权权属纠纷。1.2 知识产权确权行政诉讼1.3 知识产权刑事诉讼1.4 知识产权侵权诉讼与其它民事诉讼相比的特点：诉讼策略与

2、市场营销策略密切相关；专业技术性强；往往受权利本身稳定性的影响；赔偿额计算比较困难；法律救济措施中包括惩罚性赔偿，因调查、制止侵权所支付的合理费用可以计算在赔偿款内；2.1 知识产权布局2.2 知识产权预警2.3 侵权快速反应机制2.2.企业知识产权战略企业知识产权战略3.1 双方知识产权实力的摸底3.2 诉讼目标的制定3.3 诉讼时机的选择3.4 诉讼进攻方式的选择3.5 被告的选择3.6 诉讼管辖地的选择3.7 无效抗辩的破解3.8 合法来源抗辩的破解3.9 组合使用多种权利3.3.知识产权诉讼前的准备知识产权诉讼前的准备第一，分析我方企业所拥有的知识产权，判断有多少可用；第二，判断我方可

3、用专利权在相关技术领域中的重要性，是核心专利还是非核心专利；第三，判断我方可用专利是否处于有效状态，并进行专利权稳定性分析；第四，分析对方拥有的专利、商标、版权等知识产权，判断对方有多少知识产权可能对我方不利；第五，收集和分析对方近年来相关知识产权诉讼的情况，以判断对方在知识产权诉讼方面的经验和对知识产权的态度；3.1双方实力的摸底第六，对方经济实力和对方企业相关人员背景情况进行摸底；第七，最终确定我方使用何种知识产权来起诉。3.1双方实力的摸底第一，有竞争关系的市场主体之间我强敌弱、实力悬殊：毕其功于一役，消灭竞争对手或者收取专利许可费用；可计量油瓶案我强敌弱，但实力相差不太悬殊：连续不断的

4、打击，以消耗和长期压制竞争对手；吹灰器案敌强我弱，实力悬殊：倾尽全力，以实现谈判和解和交叉许可；正泰VS.施奈德案敌我实力相当：循序渐进，以和解、与竞争对手建立专利联盟或者以在一段时间内获得竞争优势为目的；索尼VS.三星，2004年签订协议，共享双方94%的专利。3.2 诉讼目标的制定第二，没有竞争关系的非市场主体之间以索赔或者获得专利许可费为目的：A 专利海盗模式：一家典型的专利海盗公司圣克莱尔知识产权顾问公司B 邱则有模式：有专利权的2144件，正在申请中的2701件专利第三 诉讼观念的改变被动诉讼向主动诉讼改变，主动诉讼向预先反应阶段转变。3.2 诉讼目标的制定1 对于敌弱我强、实力悬殊

5、的情况，要尽快提起诉讼，将对方扼杀在摇篮之中；可计量油瓶案2 实力相当的，在我方实际市场份额小于我方用专利圈占的份额时，需要用专利诉讼这种手段来进行市场的再分配；中兴VS.爱立信3 敌强我弱、实力悬殊的，我方可以被动的采取诉讼作为应对的手段；正泰诉施奈德4 业务签订关键期，要及时提起诉讼。3.3 诉讼时机的选择1 排山倒海式：多个专利权组成专利包，一起起诉；邱则有的狼群战术2 压倒骆驼式：逐渐加码，直到对方支撑不住；3 遍地开花式：多个法院一起起诉；4 先礼后兵式。先发律师函，然后起诉，在诉讼过程中同时进行谈判。3.4 诉讼进攻方式的选择1 生产者、销售者、许诺销售者、进口者、使用者以及提供仓

6、储、运输等服务的共同侵权者，都可以作为打击对象；2 在生产者实力比较雄厚的时候，可以考虑先打击经销商，得到一个有利生效判决；3 在没有绝对把握的情况下，不要在一个案子中同时打击太多的对手；日本电通公司起诉支付宝和财付通案，辉瑞公司伟哥专利无效案。3.5 被告的选择1 被告所在地、侵权行为发生地和侵权结果发生地法院均有管辖权；发明或者新型产品专利的侵权行为发生地包括：制造地、使用地、销售地、进口地、许诺销售地；发明或者新型产品方法的侵权行为发生地包括：方法使用地，由方法直接获得的产品的使用地、销售地、进口地、许诺销售地；外观设计的侵权行为发生地：制造地、销售地、进口地、许诺销售地。3.6 诉讼管

7、辖地的选择2 以销售行为发生地选择对方势力范围之外的地方进行诉讼，销售行为地一般是指合同履行地；3 如果没有合适的诉讼管辖地，通过购买等方式制造出一个有利于我方的诉讼管辖地。案例：A公司和B公司均在新疆，都生产一种棉花播种设备，B公司的产品涉嫌侵犯A公司专利，B公司实力雄厚，A公司在新疆无法抵挡。通过在北京的一家经销商主动购买B公司的产品，从而在北京有了销售地，诉讼管辖地变更到了北京。3.6 诉讼管辖地的选择1 使用或者销售，但是有合法来源且不知道是侵权产品的，不承担赔偿责任。2 应对措施 第一，先做工商查处，然后再收集证据，提起诉讼；第二，提前发律师函，一段时间之后起诉；第三，在专业媒体或者

8、行业期刊上发表声明。3.7 合法来源抗辩的破解1 起诉时打包多件专利起诉；2 将一些专利选择性的共享给共同的大型客户：A公司和B公司均是生产医药设备的生产商，A公司的专利与一家大型药厂共享，在A公司起诉B公司专利侵权后，如果B公司无效该专利，无论成功与否，均会得罪该药厂，从而使得A公司在市场竞争中获胜。注意：约定客户无权实施。3.8无效抗辩的破解1 专利与著作权组合使用；计算机软件、产品说明书图片和文字、网站图片等；2 专利与侵权商业秘密组合使用；对方挖我方技术骨干、然后申请专利的情况，我方要提前做好商业秘密的保密制度3 专利与商标权组合使用；4 专利与反不正竞争组合使用。3.9 与其它权利组

9、合使用建立专利侵权风险预警和反应机制不侵权抗辩无效抗辩以诉求和策略先用权抗辩合法来源抗辩确认不侵权策略4、知识产权侵权风险控制和抗辩手段1 确定专利战略，长期监控相关领域、相关竞争对手的专利申请和授权情况，进行所属产业专利布局的分析，并对过去发生的本领域内的专利侵权诉讼的当事人、诉讼请求、案由等进行分析，以建立专利侵权风险预警；2 预先设定好被控专利侵权的应急反应机制，包括无效对方专利、不侵权抗辩、起诉对方专利侵权以及购买或者获得相关专利许可之后，起诉对方侵权等。3 以后企业之间的竞争重点必将更加向专利竞争转移。4.1 建立专利侵权风险预警和反应机制1 复制和分析专利申请档案，分析对方专利权利

10、要求保护范围；2 对自己产品进行技术分析，找出与专利权利要求的相同技术特征和区别技术特征；3 运用等同原则和禁止反悔原则判断区别技术特征不等同；4 得出不侵权的结论。由于专利申请文件撰写、翻译和审查意见答复等原因，专利权保护范围与专利权人想实际保护的范围有时候并不一致，给不侵权抗辩留下了余地。4.2 不侵权抗辩1 提出专利无效抗辩的好处：实用新型和外观设计可以中止诉讼程序；发明、实用新型可以在无效中制造禁止反悔的适用机会；2 可以提出涉诉专利的无效宣告，也可以一并对非涉诉专利提出专利无效。4.3 无效抗辩谈判需要筹码，在敌强我弱的情况下，以战求和是一种最佳选择；案例：正泰诉施奈德4.4 以诉求

11、和抗辩是否构成合法来源抗辩的几个方面：1 对于收到过警告信函的，审查供货方的同一型号产品是否已被司法或行政机关认定为侵权产品，权利人在警告时是否提供了有效的证明文件；2 是否因销售被控侵权产品而被司法、行政机关处理过；3 是否明显仿制专利产品；4 与正规产品相比，价格是否明显偏低。认定所依据的证据：关键是各种证据之间的统一性，销售合同、增值税专用发票、销货单、入库单等证据与被控侵权产品之间的关联性，同时多举一些交易习惯方面的证据。4.5 合法来源抗辩如果原告和被告之间有技术渊源之间的历史原因，那么被告就可以考虑使用先用权抗辩；构成先用权抗辩的条件：时间限制；合法来源；已经实施：准备好主要工艺文

12、件包括图纸或者实施专利所需的主要设备和原材料；原有范围：设计能力4.6 先用权抗辩确认不侵权是反客为主的一种方式：条件：收到侵权警告，书面催告权利人行使权利，权利人在收到后一个月内或者发出之日起二个月内不撤回警告也不起诉的，可以提起确认不侵权之诉。好处：第一，诉讼管辖地一般是在原告本地；第二，可以迅速做出一个判例。4.7 确认不侵权策略1.案情概况2.原告诉讼前的准备工作3.诉讼进程 A玻璃制品公司：经营高档玻璃制品，拥有大量的专利。其中有一款产品，可计量油瓶，并拥有外观设计专利。专利视图如下：1 案情概述后视图立体图右视图主视图A公司的销售人员发现，B公司生产的一种可计量油瓶大量出现在市场上

13、，包括实体商店和淘宝网等网上商城。图片如下：2.1 是否落入专利权保护范围？区别点：1、涉案产品瓶嘴部分有刻度；2、挤压部分形状不一样；3、瓶体各部分比例不一致；4、涉案产品能看到中央的油管。2 诉讼前的准备工作2.2 双方实力的摸底A公司与涉案产品相关的专利有几个。每年销售额在1亿左右。B公司：位于浙江某县，有一个在后的外观设计专利，没有其他专利，拥有自己的商标。经济规模大概在百万数量级。分析：双方经济实力相差较大，我方专利的数量和质量占绝对优势，对方无法对我方形成有力的还击。2 诉讼前的准备工作2.3诉讼目标的确定第一，迅速停止对方的专利侵权行为；第二，迫使B公司停止生产和销售该种产品；第

14、三，追索经济损失，在经济上打击B公司。2.4 诉讼时机的选择鉴于敌弱我强的实际状态，可以迅速起诉。2 诉讼前的准备工作2.5 被告的选择是否起诉淘宝网？针对淘宝网等电商，发送律师函，警告潜在侵权行为。2.6 管辖法院的选择选择在北京法院管辖如何将管辖权移到北京？2 诉讼前的准备工作2.7 赔偿额的确定专利实施许可合同证据的使用。2.8 相关证据的准备2.9 被告可能采用的抗辩手段分析拥有专利的抗辩无效抗辩先用权抗辩现有技术抗辩2 诉讼前的准备工作3.1 被告的抗辩拥有自己专利的抗辩；赔偿额过高。3.2 结果和解，承诺不再生产和销售，销毁模具，赔偿16万。3 诉讼进程手 机：138 1004 8565电 邮：联系方式联系方式